הליך תחרות בין בקשות לסימני מסחר שהוגשו על ידי Institute of Internal Auditors ועל ידי לשכת המבקרים הפנימיים – ישראל. ההליך נדון ברשות סימני המסחר, בפני יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני. ביום 30.11.2015 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: הצדדים הגישו בקשות לרישום סימני מסחר מס' 238007 ו- 249443 בגינן נפתח הליך תחרות לפי סעיף 29 לפקודת סימני מסחר. בקשה לרישום סימן מסחר מס' 238007 "CERTIFIED INTERNAL AUDITOR" (מילולי) הוגשה כסימן שירות על ידי Institute of Internal Auditors Inc. בסוג 41. בקשה לרישום סימן מסחר מס' 249443 "מבקר פנימי מוסמך מטעם לשכת המבקרים הפנימיים – ישראל" (מילולי) (להלן: "סימן מבוקש מס' 249443") הוגשה כסימן מאשר לפי סעיף 14 לפקודה, על ידי לשכת המבקרים הפנימיים – ישראל, בסוג 41.
מחלקת סימני המסחר הודיעה למבקשות 1 ו – 2 על פתיחת הליך תחרות לפי סעיף 29 לפקודה.
תוצאות ההליך: שתי הבקשות נדחות, נפסק כי הסימנים המבוקשים אינם כשירים לרישום.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
כשירות לרישום של סימן מאשר
סימן מאשר מוגדר בסעיף 1 לפקודה כדלקמן:
"סימן מאשר" – סימן המיועד לשמש בידי אדם, שאינו מנהל עסק, לאישור מקורם של טובין פלונים שיש לו ענין בהם, מרכיביהם, דרכי ייצורם, איכותם או תכונה אחרת מתכונותיהם, או לאישור טיבו, איכותו או סוגו של שירות פלוני שיש לו ענין בו;
אין חולק כי בענייננו המדובר בסימני מסחר אשר נועדו לשמש הן את המבקשת 1 והן את המבקשת 2 עבור תכניות בחינה, הכשרה והסמכת מבקרים פנימיים. מן הראיות עולה כי אין המדובר בסימנים המבוקשים עבור סימון שירות גרידא הניתן על ידי מי מהמבקשות. עסקינן בסימנים שמטרתם היא לאשר את מהות וסוג השירות המוענק מטעם המבקשות – קרי תכנית הכשרה והסמכה למבקרי פנים. לפיכך, נפסק כי המדובר בסימנים מאשרים כהגדרתם בסעיף 1 לפקודה.
סעיף 14 לפקודה קובע את התנאים לרישום סימנים מאשרים ולשונו היא זו:
(א) הרשם רשאי לרשום סימן מאשר, אם הוא שוכנע שיש ביכלתו של בעל הסימן לקיים את התכונות שאותו סימן מיועד לסמנן.
(ב) סימן מאשר ניתן לרישום אף אם אינו בעל אופי מבחין כנדרש לפי סעיף 8(א).
(ג) לא יועבר סימן מאשר אלא לאחר קבלת רשות לכך מן הרשם.
האופי המבחין הנדרש בסימן מאשר
כי סעיף 14(ב) לפקודה קובע כי סימן מאשר ניתן לרישום אפילו אינו בעל אופי מבחין כנדרש לפי סעיף 8(א). הוראת סעיף 8 לפקודה קובע כדלקמן:
"8. (א) אין סימן כשר לרישום כסימן מסחר אלא אם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים (להלן – בעל אופי מבחין).
(ב) הרשם או בית המשפט הבאים לקבוע אם סימן מסחר המשמש למעשה הוא בעל אופי מבחין, רשאים לשקול עד כמה הפך השימוש למעשה את הסימן לבעל אופי מבחין בטובין שלגביהם נתבקש או נעשה הרישום."
לסוגיית היקף הפטור הניתן לכאורה לסימנים מאשרים מהצורך בהוכחת אופי מבחין הנחוץ לפי סעיף 8(א) לפקודה ולקשר בינו לבין סעיף 11(10) לפקודה, נדרש בית המשפט בפסה"ד בעניין ת"א 18306-07-10 העמותה למען חיות משק נ' מן הטבע בארותיים בע"מ ואח' (פורסם בנבו, 6.5.2013). פס"ד זה התייחס לתנאי כשירותם לרישום של סימנים מאשרים.
בפס"ד בעניין חיות משק התייחס באריכות כב' השופט עמירם בנימיני להוראת סעיף 14(ב) לפקודה שהובאה לעיל, בקשר עם הסימן המאשר 'ביצי חופש'. בפסק הדין נקבע כי על אף האמור בהוראת הסעיף, סימנים מאשרים אינם פטורים מן הצורך להיות בעלי אופי מבחין כנדרש בסעיף 8 לפקודה. הוסבר כי סימנים מאשרים אמנם אינם נדרשים להיות בעלי היכולת להבחין בין טובין או שירות של יצרן אחד לבין טובין או שירות של יצרן אחר. יחד עם זאת, עליהם להיות בעלי אופי מבחין, בין טובין המאושרים על ידי בעל הסימן, לבין אלו המאושרים על ידי אחרים.
בנוסף קובע פסק הדין הנ"ל (בעמ' 14) כי ככל סימן מסחר, אף סימן מאשר כפוף להוראת סעיף 11(10) לפקודה הקובעת כדלקמן:
"סימן המורכב מספרות, אותיות או מלים, הנוהגות במסחר לציונם או לתיאורם של טובין או סוגי טובין או הנוגעות במישרין למהותם או לאיכותם, זולת אם הוא בעל אופי מבחין כמשמעותו בסעיפים 8(ב) או 9."
כך, לפי הוראת סעיף 11(10) לפקודה, ולאור פסה"ד בעניין חיות משק, סימן מאשר לא ירשם במידה שהינו תיאורי או שהינו גנרי/מקובל במסחר. זאת, למעט אם רכש אופי מבחין ברבות השנים כמשמעותו בסעיף 8(ב) לפקודה.
בפסק הדין בעניין חיות משק (ס' 24-26, בעמ' 12-15) שב וחזר בית המשפט (תוך הפנייה, בין היתר, לפסה"ד המנחה שניתן בע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ – עיתון "משפחה" נ' אס. בי. סי. פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ – עיתון "משפחה טובה" (פורסם בנבו, 23.5.2001)). לקטגוריות המקובלות לסיווג סימני מסחר, היינו סימנים גנריים, תיאוריים, מרמזים, שרירותיים ודמיוניים. ביהמ"ש שב והסביר (בעמ' 14) כי סיווגו של סימן מסחר לקטגוריה מסוימת נוגעת לשאלה האם הסימן כשיר לרישום. עוד הודגש כי לרוב, סימן המקובל במסחר/גנרי לא יהיה כשיר כלל לרישום.
ביהמ"ש אף חזר וציין (ס' 28 בעמ' 14) כי ככל שהסימן הינו תיאורי יותר, כך יידרש רף גבוה של הוכחת אופי מבחין נרכש כתוצאה משימוש בסימן בפועל. על מנת להפקיע מן הציבור סימן שהוא תיאורי, יש צורך בכמות נכבדה של ראיות לצורך רישומו.
ביחס לסימן המאשר 'ביצי חופש' נקבע כי הינו חסר אופי מבחין אינהרנטי כדרישת סעיף 8(א) שהינו יותר תיאורי מאשר מרמז וכי הינו גנרי/מקובל במסחר (וכי לא קיים לו הלכה מעשה למעשה תחליף בשפה העברית) ויש להותיר את השימוש בו הנחלת הכלל. עוד נקבע כי לא הוכח כי הסימן רכש אופי מבחין כתוצאה משימוש, דבר שיכול היה לרפא את היותו תיאורי ומקובל במסחר.
סיכומם של דברים: על סימן מאשר לעמוד בתנאי הוראת סעיף 8(א), כך שיוכח כי הינו בעל אופי מבחין אינהרנטי. בנוסף עליו למלא אחר תנאי סעיף 11(10) לפקודה, קרי שיוכח כי אינו תיאורי ביחס לטובין/שירותים בגינם נתבקש לרישום ושאינו מקובל במסחר/גנרי (זולת אם רכש אופי מבחין במידה הנדרשת). עמד הסימן המאשר בתנאים דלעיל, או – אז יש לעבור ולבחנו לאור הוראות סעיף 14 לפקודה.
סימן המבקשת 1 – Certified Internal Auditor
נפסק כי לאור הראיות נפסק כי אין בידי לקבל את טענת המבקשת לפיה סימן מס' 238007 המבוקש על ידה – Certified Internal Auditor – הינו סימן שירות גרידא. כאמור, ניכר כי השימוש בו עושה המבקשת 1 בסימנה הינו כבסימן מאשר, ולפיכך יש לבחנו ככזה.
1. נפסק כי אין לקבוע כי הסימן המבוקש מטעם המבקשת 1, בהיותו סימן מאשר, הינו בעל אופי מבחין אינהרנטי. זאת משום שאין בכוחו להבחין בין השירות המאושר על ידי המבקשת 1, לבין שירות דומה המאושר מטעם גופים אחרים. כך, המתכונת בה הוגש הסימן המבוקש מטעם המבקשת 1 אינה מאפשרת לצרכן הרלוונטי (קרי אדם המתעניין בתכנית לימודי ביקורת פנים) להבחין בין תכנית הכשרה המועברת על ידי המבקשת 1 לבין תכניות הכשרה דומות המועברות מטעם גורמים אחרים. אם כן, אין אלא לקבוע כי הסימן המאשר המבוקש מטעם המבקשת 1 אינו בעל אופי מבחין כהוראת סעיף 8 לפקודה וכנדרש בפס"ד בעניין חיות משק.
2. בנוסף, המדובר בסימן שמטרתו הינה לתאר במישרין את השירות עבורו נתבקש הסימן לרישום, היינו – הכשרה שמטרתה הסמכת מבקרים פנימיים – ולפיכך אינו כשיר לרישום לאור סעיף 11(10) לפקודה. הסימן המבוקש מטעם המבקשת 1 אינו מעוצב, והמילים המרכיבות אותו הינן מילים מילוניות. כידוע, מילים מילוניות לא יופקעו בנקל מרשות הציבור. צירוף המילים "certified internal auditor" מורכב משלוש מילים מתארות. המילה "certified" מתארת הסמכה שאדם רכש; המילה "internal" מעידה על כך שמדובר בעניין פנימי; ואילו המילה "auditor" הינה שם תואר למי שהוסמך לערוך ביקורת. לפיכך, הסימן המבוקש כצירוף, הן בכללותו והן לאחר פירוקו לרכיבים, הינו צירוף מתאר גרידא.
3. בנוסף, מאחר שהסימן המבוקש מטעם המבקשת 1 הינו סימן מילולי, אין כל צידוק להפקיע את השימוש בו מציבור העוסקים בהסמכת מבקרים פנימיים. הדעת אינה סובלת כי גוף אשר יחפוץ בהכשרה והסמכת מבקרים פנימיים (או מבקר פנימי אשר יוכשר על ידי גוף זה או אחר), יהא מנוע ואף צפוי לסנקציות משפטיות אם ישתמשו בצירוף "Certified Internal Auditor".
4. בנוסף, נפסק כי הסימן – כשלעצמו – לא רכש אופי מבחין ברבות השנים בקרב הצרכן הישראלי, כך שהצירוף ""Certified Internal Auditor הפך להיות מזוהה עם המבקשת 1 או עם שירותים/הכשרות המוענקות על ידה.
סוף דבר, נפסק כי הסימן המבוקש מטעם המבקשת 1 אינו כשיר לרישום אף לאור הוראת סעיף 11(10) לפקודה.
סימן המבקשת 2 – "מבקר פנימי מוסמך מטעם לשכת המבקרים הפנימיים – ישראל"
1. מאידך, השתכנעה הפוסקת כי סימן מסחר מס' 249443 המבוקש מטעם המבקשת 2 – אף הוא סימן מאשר כאמור לעיל – עומד בדרישת סעיף 8(א) לפקודה. זאת משום שיש בסימן "מבקר פנימי מוסמך מטעם לשכת המבקרים הפנימיים – ישראל", כקבוע בפס"ד בעניין חיות משק, כדי להעיד באופן מובהק על זהות הגוף אשר מעניק את ההסמכה, היינו – "לשכת המבקרים הפנימיים – ישראל". המדובר בגוף קיים ואותנטי, הרשום כעמותה.
לפיכך, נפסק כי הסימן המבוקש מטעם המבקשת 2 הינו בעל אופי מבחין כנדרש מסימן מאשר על פי הקבוע בפס"ד בעניין חיות משק.
2. אולם, סימנה של המבקשת 2 בתצורה בה הוגש לרישום, אינו עונה על דרישות סעיף 11 (10) לפקודה לאור קיומו של הרכיב "מבקר פנימי מוסמך" בסימן המבוקש על ידה. אמנם נכון, יש לבחון סימנים בכללותם מבלי להפריד אותם לרכיביהם השונים. עוד נכון, כי המבקשת 2 אינה חפצה לנכס לעצמה את הצירוף "מבקר פנימי מוסמך" כשלעצמו, אלא בהרכב הסימן בכללותו, קרי, בשילוב המילים "מטעם לשכת המבקרים הפנימיים – ישראל". אלא שכוונת המבקשת 2 אינה רלוונטית כלל ועיקר. שהרי, המדובר בסימן מילולי, ולפיכך רישומו עלול לגרום לגופים מאשרים אחרים להימנע מעשות שימוש בצירוף המילים "מבקר פנימי מוסמך", אשר מהווה חלק בלתי מבוטל מהסימן המבוקש. אין אלא לקבוע כי אף כאן, המדובר בצירוף שיש להותירו בנחלת הכלל.
כאמור לעיל, על פי הקבוע בפס"ד בעניין חיות משק, סימן מאשר שהינו תיאורי אינו בלתי כשיר לרישום אפריורית. אלא שעליו להוכיח כי רכש אופי מבחין ברבות השנים, כקבוע בסיפא לסעיף 11(10). מן הראיות שבפני עולה כי המבקשת 2 אינה עושה שימוש בסימן המבוקש על ידה, ואף לא עלה בידי המצהיר מטעמה להצביע אחרת. כך, אין הסימן המבוקש עומד בדרישות סעיף 11(10) לפקודה.
על כן נפסק כי אף לא אחד מן הסימנים כשיר לרישום. לפיכך, מתייתר הדיון בשאלת התחרות בין הסימנים לפי סעיף 29 לפקודה, היינו שאלת זכותו של מי מבעלי הסימנים עדיפה על פני רעהו.
הליך תחרות לפי סעיף 29
עסקינן בבקשות לרישום שני סימני מסחר שהינם דומים עד כדי הטעיית הציבור לעניין מקור הטובין/השירותים, לפיכך הופעל ביניהם הליך תחרות לפי סעיף 29 לפקודה אשר קובע כדלקמן:
"הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין והבקשה המאוחרת הוגשה לפני שקובלה הבקשה המוקדמת, רשאי הרשם שלא לקבל את הבקשות עד שייקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור הרשם, ובאין הסכמה או אישור כאמור יחליט הרשם, מנימוקים שיירשמו, לגבי איזו בקשה יימשכו ההליכים לפי פקודה זו."
כידוע נקבעו בפסיקה שלושה מבחנים לקביעת עדיפותו של סימן מסחר אחד על פני האחר והם: (א) מועד הגשת הבקשה לרישום, (ב) מידת השימוש שעשה כל צד בסימן המבוקש על ידיו, (ג) תום ליבם של הצדדים בבחירת הסימן המבוקש.
מידת השימוש שעשו המבקשות בסימן המבוקש
נפסק כי הן המבקשת 1 והן המבקשת 2 לא הצביעו על היקפי שימוש משמעותיים בסימנים המבוקשים.
לאור הדברים הללו, לא הוכח ולפיכך לא ניתן לקבוע כי מידת השימוש שעשתה מי מן המבקשות בסימנה בישראל, עולה על השימוש שעשתה רעותה בסימן המתחרה.
תום ליבן של המבקשות בבחירת הסימן המבוקש
מבחן זה מתמקד בשני שלבים המתייחסים לפעולות מבקשי הסימנים. השלב הראשון הוא השלב בו נבחר הסימן, והשלב השני, הוא שלב השימוש בסימן, לאחר שהושלמה בחירתו. נפסק כי לא ניתן לקבוע שמי המבקשות נהגה בחוסר תום לב בבחירת הסימן המבוקש מטעמה או בשימוש בו.
יוזכר כי רף ההוכחות הנדרש להוכחת התנהלות חסרת תום לב גבוה הוא, ולא די להעלות טענה שאינה נתמכת בראיות מובהקות, לפיה נהג מאן דהוא בחוסר תום לב ברישום הסימן המבוקש על ידו.
מועד הגשת הבקשה לרישום
מן החומר שבפני עולה כי המבקשת 1 הגישה את בקשתה לרישום סימן מבוקש מס' 238007 ביום 12.1.2011, ואילו המבקשת 2 הגישה בקשתה לרישום סימן מסחר מס' 249443 במועד מאוחר יותר היינו ביום 13.9.2012. מכאן שלפי מבחן זה ידה של המבקשת 1 על העליונה. יחד עם זאת, מבחן זה הינו בעל המשקל הנמוך ביותר מבין המבחנים לשם הכרעה בעניין עדיפות הזכות בסימן מסחר. בנסיבות העניין, שעה שבין המבקשות התקיים קשר מסחרי מסוג מסוים במשך שנים ארוכות, לא סברה הפוסקת כי צודק וראוי יהא להכריע בשאלת עדיפותו של סימן מבוקש אך ורק על פי מועד הגשת הבקשה לרישום.
כשרות לרישום במסגרת הליך תחרות
במסגרת הליך תחרות בין סימני מסחר, על רשם סימני המסחר להכריע למי מהם תוענק זכות הבכורה, היינו, מי מהם עדיף על פני רעהו. במסגרת זו, לרוב לא ידונו שאלות הקשורות לכשירות סימני המסחר לרישום, שכן ההנחה היא ששני הסימנים המתחרים כשירים לרישום.
יחד עם זאת, קובע כב' השופט זוסמן כי רשם סימני המסחר ידון בהליך בקשות מתחרות לפי סעיף 29 לפקודה, אך ורק אם "היה מוכן לצאת מן ההנחה" (דברי כב' השופט זוסמן) כי כל אחד מן הסימנים, כשלעצמו, כשיר להירשם כסימן מסחר, אלמלא הייתה מוגשת הבקשה המתחרה. שאחרת – אין טעם לדיון בשאלת עדיפותו של מי מסימני המסחר המבוקשים.
בבג"ץ 450/80 אל דין נ' רשם סימני המסחר, פ"ד לה(2), 187, בעמ' 189 חזר כבוד השופט אהרון ברק (כתארו אז) על ההלכה דלעיל, וקבע כי אין מניעה שבמסגרת הליך תחרות לפי סעיף 29 לפקודה ימצא לנכון רשם סימני המסחר להכריע על סמך חומר הראיות שהוגש בהליך, כי אף לא אחד מן הסימנים המתחרים הינו כשיר לרישום.
נשאלת אם כן השאלה מהם התנאים אשר בהתקיימם רשאי יהיה רשם סימני המסחר לדון בכשירות הסימנים לרישום אף במסגרת הליך תחרות לפי סעיף 29? בפסיקה נקבע כי התנאים לכך שתהא הערכאה השיפוטית מוסמכת לדון בנושא כשירות הסימנים המבוקשים בשלב הליך התחרות, הם אלה: (א) שהצדדים העלו את הסוגיה במסגרת הליך התחרות, (ב) שניתן להם יומם לטעון בעניין זה ו-(ג) כי היו ערים לכך כי הסוגיה תוכרע בעת הדיון בבקשות המתחרות.
לסיכום הדברים, נפסק כי סמכות רשם סימני המסחר להכריע איזו בקשה היא זו שבחינתה תמשך, כוללת, בנסיבות המתאימות, אף את הסמכות לדון בכשירות הסימנים לרישום. זאת, באותם מקרים בהם סבור הרשם כי אין בידו כדי לצאת מן ההנחה לפיה מי מהסימנים המתחרים כשרים לרישום, ובהתקיים יתר התנאים הקבועים בפסיקה כאמור לעיל.
במקרה דכאן טענו המבקשות בנושא כשירות הסימנים המתחרים לרישום. במסגרת זו, הועלו על ידי הצדדים טענות המתייחסות לתנאים הקבועים בהוראות הפקודה, ובין אלו לסעיפים 8, ו – 11(10) לפקודה. בנוסף וכאמור לעיל, במעמד דיון ההוכחות שהתקיים בפני ביקשו הצדדים להתייחס בסיכומיהם למעמד הסימנים המבוקשים על ידם כסימנים מאשרים ולכשירותם לרישום ככאלה לאור פסה"ד בעניין חיות משק. הצדדים אכן התייחסו בסיכומיהם לסוגיות דלעיל, כפי שאף עשו במסגרת ראיותיהם בהליך. במעמד זה, אף נמסר לצדדים כי במסגרת ההחלטה שתינתן בעניינם, תידרש הפוסקת לדיון בשאלת ההשגות שהועלו כנגד הסימנים המבוקשים כסימנים מאשרים ורק במידה שיעלה כי התגברו על אלה, הפוסקת תדון בסוגיית התחרות בין שני הסימנים.
על כן נפסק כי נתקיימו התנאים הקבועים בפסיקה לצורך דיון בכשירות הסימנים המבוקשים לרישום כסימנים מאשרים.