משרד בוטיק העוסק בתחומי קניין רוחני, פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים ואינטרנט

חלוקת בקשות לפטנט ורישום כפול של בקשת פטנט - double patenting

בקשת פטנט 203972 (השגה על החלטת בוחן)

3 במרץ, 2015,

יונתן דרורי

חלוקת בקשות לפטנט ורישום כפול של בקשת פטנט - double patenting
בקשת פטנט שהוגשה על ידי חברת NOVARTIS, הבקשה נדונה ברשות הפטנטים, בפני רשם הפטנטים אסא קלינג. ביום 2.12.2015 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: הבקשה דנן (203972) היא בקשת חלוקה מבקשת פטנט 176831 (להלן: "הבקשה ההורה").  הבקשה סורבה בהתאם לתקנה 45 לתקנות. הבוחנת מצאה, בין היתר, שאין שינויים מהותיים בין תביעות בקשת החלוקה והבקשה ההורה שיהיה בהם להוות היבט אחר של אותה אמצאה ובכך להביא להיקף הגנה שונה. לפיכך, קבעה הבוחנת שישנה חפיפה מלאה בין בקשת החלוקה והבקשה ההורה. לכן על פי הוראות סעיף 2 לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 (להלן: "החוק" או "חוק הפטנטים") אין בקשת החלוקה כשירה לפטנט. 
 
בעקבות דברים אלה, ביקשה המבקשת להשמיע טענות בפני הרשם. 
 
תוצאות ההליך: הבקשה נדחתה, נפסק כי ככל שאין המבקשת מחריגה מהבקשה ההורה את רשימת המצבים הכלולה בתביעה 1 בבקשת החלוקה, לא מצא הרשם לשנות מקביעתה של הבוחנת וסירובה של בקשת פטנט 203972 עומד בעינו.
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 
 

חלוקה של בקשת פטנט למספר פטנטים

הבוחנת מצאה כי התביעות בבקשת החלוקה והתביעות בבקשה ההורה אינן זהות כי אם חופפות. 
 
ההוראות הדרושות לעניין זה הן סעיפים 2, 8 ו-9 לחוק אשר לשונן, כדלקמן:
"2. בעל אמצאה כשירת פטנט זכאי לבקש, לפי חוק זה, שיינתן לו פטנט עליה."
"8. פטנט יינתן על אמצאה אחת בלבד."
"9. נתבקש פטנט על אמצאה אחת על ידי יותר ממבקש אחד, יינתן הפטנט עליה למי שביקש אותו קודם כדין."
 
הוראות הסעיפים הללו כבר נדונו בעבר בהחלטות הרשם בעניין Wellcome (ע"ש 477/93 The Wellcome Foundation נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני מסחר (פורסם בנבו, 19.8.1993)) לגביהן בית המשפט קבע שניתן להרשות חלוקת בקשות לפטנט בהן תביעות הנובעות מאמצאה אחת, לשתיים או יותר בקשות לפטנט בהיותן היבטים שונים של אותה אמצאה, וכפי שעמד על כך כבוד הנשיא א' וינוגרד, בעמוד 3 לפסק הדין:
"איני רואה מדוע לא יותרו כמה פטנטים על אותה אמצאה כשבקשה אחת כוללת למשל את התביעות לגבי החומר, בקשה שניה לגבי התהליך של ייצורו ובקשה אחרת לגבי שימושים שונים של אותו חומר, אם כל אחת מהתביעות הללו לכשעצמה היא אמצאה כשירת פטנט לפי סעיף 3 לחוק וכמובן בתנאי שאין חפיפה בין התביעות שבבקשות השונות.".
 
לאחר השוואה לדין זר, ממשיך ומסכם כבוד הנשיא את גישתו הכללית לנושא זה, בעמוד 4 לפסק הדין:
"1. מכוח סעיף 2 אין לכלול בבקשה אחת יותר מאמצאה–כשירת–פטנט אחת. זהו ניסוח יותר מדויק מזה שניסח הרשם (דהיינו שאין להעניק יותר מפטנט אחד על אמצאה אחת). זהו הפן השני של סעיף 8 האומר שפטנט יינתן על אמצאה אחת בלבד. 
2. ניתן להגיש מספר בקשות הנובעות מאותה אמצאה, או הקשורות אליה, בתנאי שכל אחת מהן כוללת בפני עצמה אמצאה-כשירת-פטנט כאמור בסעיף 3 לחוק ובתנאי שלא תיכללנה בבקשה תביעות זהות או חופפות לתביעות שכבר נכללו בבקשה אחרת."
 
בעניין Wellcome נדונו תביעות 1 – 10 לבקשה שם לגבי "שימוש בחומר אזט בייצור תכשיר לטיפול או למניעת ... (וכאן בא בכל אחת מהתביעות שם של מחלה)" (בעמוד 5 לפסק הדין), לעומת תביעה 15 לפטנט שם לגביה מוצא כבוד הנשיא וינוגרד שההגנה שניתנה על פיה היא לתהליך להכנת פורמולציה המיועדת לטיפול המסויים שהוזכר בפירוט הפטנט. אין עוררין שבעניין Wellcome אין זהות מילולית מלאה בין תביעות 1 – 10 לבקשה ובין תביעה 15 לפטנט. בית המשפט מוצא זהות בהיבטי האמצאה הנתבעים לאור הסבר בפירוט שבפטנט לגבי הפורמולציה הנזכרת בתביעה 15. בשני המקרים מדובר באמצאה לשימוש בחומר אזט (כפי שזה נדון שם) לייצור או הכנה של תכשיר או פורמולציה לטיפול מסויים.
 
בתביעה 15 של הפטנט שם נתבע תהליך להכנת תרופה שכוללת אזט. בתביעות בקשת החלוקה נתבע: "Use in the preparation of a medicament" לטיפול ב-AIDS כאשר התרכובת מכילה אזט. כבוד הרשם אופיר קבע כי Process ו-Use הנם זהים לאור ההגדרה המילונית של המלים ולכן מצא חפיפה בין תביעה ל'תהליך להכנת תרופה' לבין תביעה ל'שימוש בהכנת תרופה'.
 
כבוד הנשיא וינוגרד למעשה מקבל את קביעותיו של כבוד הרשם אופיר לגבי זהות בין תביעות הבקשה והפטנט שנדונו שם. לגופו של אותו מקרה לא הוסיף בית המשפט לגבי שאלת החפיפה. בכך התקבלו עיקר האבחנות עליהן עמד כבוד הרשם אופיר בהחלטתו אשר היתה בפני בית המשפט שלערעור. כבוד הרשם אופיר מצא כי ההבדל היחיד בין התביעות שבבקשה שם לבין תביעות הפטנט הוא היקף ההגנה הנתבעת – דבר שלטעמו אינו מצביע לכשעצמו על קיום שתי אמצאות (סעיף 13(א) בעמוד 61 להחלטת הרשם בעניין Wellcome). כבוד הרשם מצא כי באותו מקרה היתה "זהות מהותית" בין תביעות 1 – 10 בבקשה ובין תביעה 15 בפטנט שם (סעיף 13(ד) בעמוד 62 להחלטת הרשם בעניין Wellcome) אותה לאחר מכן אף מכנה הרשם "זהות מוחלטת" (סעיף 11(א) בעמוד 72 להחלטת הרשם בעניין Wellcome).
 
נפסק כי ישנם קווי דמיון בין ענייננו ובין עניין Wellcome. בקשת החלוקה (בקשה 203972) ובקשת ההורה (בקשה 176831) נושאות אותה כותרת. יש חפיפה בין תביעות 1 - 23 של בקשת החלוקה (בקשה 203972) ובין תביעות 23 – 26 של הבקשה ההורה (בקשה 176831). הבוחנת מצאה ששתי הבקשות מתארות מרכיבים זהים וכוללות חומר פעיל ותוספים באחוזים זהים ובגודל חלקיקים זהה.
 
הבוחנת סברה שתביעות שימוש מגדירות בהכרח תביעות לתהליך כפי שזה נדון בסעיף 3 לחוק. על פניו מצאה הבוחנת שמשום שתביעות 23-26 בבקשה ההורה מתארות תהליך להכנת הרכב הנן חופפות לתביעות השימוש הנתבעות בתביעות 1-26 בבקשת החלוקה על פי אותו הפירוט.
 

בקשות חופפות - double patenting

בארה"ב נטבע המונח "double patenting" אשר משמעו מתן זכות בלעדית על ידי פטנט ראשון אשר הארכת תקופתו עלולה להיות מושגת על ידי פטנט מאוחר יותר, ללא הצדקה:
"Double patenting results when the right to exclude granted by a first patent is unjustly extended by the grant of a later issued patent or patents." (In re Van Ornum, 686 F.2d 937, 214 USPQ 761 (CCPA 1982))
 
על מנת להתמודד עם בעייתיות זו התגבשה בארה"ב דוקטרינה לזיהוי ואבחנת המקרים של ריבוי פטנטים על אותה אמצאה. (דוקטרינה זו מוסברת בפסקא 804 להוראות הבחינה של משרד הפטנטים של ארה"ב (Manual of Patent Examining Procedures(MPEP) §804 (Ninth Edition, March 2014))
 
מכאן שבארה"ב הוכרו שני סוגים של אבחנות לצרכי "double patenting": האחד, יציר חקיקה המוכר כאשר מדובר באותה אמצאה – "same invention"; והשני, יציר פסיקה הבא למנוע הארכת תקופת ההגנה שלא כדין באמצעות תביעות בפטנט שני שאינן מבדילות למעשה אמצאה אחרת מזו שבתביעות פטנט ראשון – "patentably distinguishing".
 
עם ליקויים מהסוג השני ניתן להתמודד על פי הדין בארה"ב באמצעות הליך מתן הודעת "Terminal Disclaimer" (שאינו רלבנטי לסוג הראשון) השמור למקרה בו מדובר בבעלות משותפת של שני פטנטים בהם ריבוי פטנטים על אותה אמצאה, ובמסגרתו מסתלק בעל הפטנט מתקופת הפטנט המאוחר יותר הנמשכת מעבר לתקופת הפטנט הראשון. הצורך ב-"Terminal Disclaimer" התעורר בארה"ב מאחר ולפי החוק הישן (שקדם לתיקונים שנעשו בעקבות ה-America Invents Act, AIA [Leahy-Smith America Invents Act, Pub. L. No. 112-29 § 3, 125 Stat. 285-86 (2011)]) תאריך תפוגת הפטנט נקבע שם על פי תאריך מתן הפטנט ולא על פי תאריך הגשת הבקשה. בעיה זאת אינה עולה על פי הדין בישראל מאחר שכאן במקרה ששתי הבקשות נושאות אותו תאריך הגשה, הן פוקעות באותו היום. זאת,  בין אם משום שמדובר בבקשות שהוגשו באותו היום או בין אם מדובר בבקשת חלוקה מבקשה הורה הנהנות שתיהן מאותו מועד דין קדימה. 
 
מכאן שלענייננו נוגע הדיון בארה"ב לגבי פתרונות ליקויים מסוג – statutory double patenting.
 
הסוגיה של 'double patenting' אינה זרה גם למשרדי פטנטים אחרים ברחבי העולם. גם באירופה לא יאושרו שני פטנטים לאותו מבקש על אותה אמצאה. יחד עם זאת מודגש כי יותרו שתי בקשות בהן אותו תיאור רק כאשר התביעות שונות באופן ברור בהיקפן ומגדירות אמצאות שונות.
 
גם באוסטרליה ישנו איסור ל-"double patenting" כאשר מדובר באותו ממציא ובאותו תאריך בכורה, בסעיף 64 לחוק הפטנטים האוסטרלי (Patents Act 1990).
 
גם ביפן ישנו איסור על מתן שני פטנטים זהים על אותה אמצאה לאור לשון סעיף 39(1) לחוק הפטנטים היפני [Japanese Patent Act, Act No. 121 of 1959.
 
מהמפורט לעיל עולה כי במשרדי פטנטים מובילים בעולם האיסור על "double patenting" אינו מצומצם למקרי זהות מילולית בלבד. ישנו טווח משתנה לבחינת היבטי הדמיון בין האמצאות ומכאן לקביעת מידת חפיפתן. 
 
בחזרה לדין הישראלי. אין זה חריג לאור המשפט המשווה שאין להעניק פטנט על בקשה בגין אמצאה לגביה כבר הוגשה בקשה אחרת או שניתן לגביה פטנט וזאת בין אם מתבקש פטנט על אותה אמצאה על-ידי אותו מבקש (בניגוד להוראות סעיף 2 לחוק) ובין אם מתבקש פטנט על אותה אמצאה על-ידי מבקשים שונים (בניגוד להוראות סעיף 9 לחוק).
 

אופן בחינת החפיפה 

בבחינת חפיפה ולצורך זה גם בבחינת זהות, ההשוואה תיעשה בין התביעות המגדירות את היקף האמצאה. על היקף האמצאה ניתן ללמוד מהיקף ההגנה המסתברת ממנה יהנה בעל הפטנט (עניין היקף ההגנה שמעניק פטנט נדון לאחרונה ב-ע"א 2626/11 חסין אש תעשיות בע"מ נ' קוניאל אנטוניו (ישראל) בע"מ (פורסם בנבו, 11.4.2013) בפסקאות 35-38 להחלטה). 
 
היקף החפיפה אינו מוגבל להיקף ההדגמות או השרטוטים שבתיאור הבקשות, אלא הוא נבחן בהשוואת התביעות. שאלת החפיפה תיבחן לגבי התביעות והיקפן, למרות שלעיתים לצורך פרשנות מונח המופיע בתביעות יהיה צורך לפרשו לאור תיאור הפטנט (ובכלל זה הדגמות או שרטוטים) בהיותו נובע באופן סביר מהמתואר בפירוט (כמצוות סעיף 13(א) לחוק). חפיפה בין הבקשה הנבחנת לבין בקשה אחרת או פטנט מתקיימת כאשר האמצאה הנתבעת בבקשה הנבחנת, במלואה או בחלקה, נופלת תחת ההיקף הנתבע בבקשה או בפטנט האחרים.
 
בעניין Philips נקבע שככלל על שאלת החפיפה להיבחן בהשוואת תביעות בלתי תלויות בלבד (ר' פסקא 310 (iii) להחלטה המצוטטת לעיל). ברם, יש להתייחס לקביעה זו בזהירות. יש להבחין בין מקרים של רכיבים משותפים להם כיסוי משותף על לשון "overlapping" לבין חפיפה מלאה מלשון "identical" או "substantially identical". 
 
השוואת תביעות עצמאיות לצרכי שאלת החפיפה הינה נכונה על פניה אך יש לבחון גם את מכלול מערכות התביעות על מנת שהכלל האמור לא ינוצל לרעה. 
 
בהשוואת תביעות בקשה שחולקה לתביעות בקשה הורה מובן שפרשנות המונחים תהא זהה שכן על פי רוב מדובר באותו פירוט עם מערכת תביעות שונה. לכן בבחינת חפיפה יש לשמור על פרשנות קוהרנטית של מונחים המשותפים לשתי הבקשות (החולקות למעשה את אותו הפירוט). מכאן שבמקרה שכזה בחינת החפיפה תתמצה בהשוואת מערכות התביעות.
 
כפי שעלה מעניין Wellcome, מבחן עזר לשאלת החפיפה יכול להיות שבמידה ותביעות הבקשות השונות יכולות היו לדור יחד באותה הבקשה בהיותן היבטים שונים של אותה אמצאה הרי שבהינתן אינטרס לגיטימי (כגון זה הנדון בעניין Phillips) אין מניעה שייהנה המבקש מהיבטי הגנה נפרדים בבקשות נפרדות, כל עוד אינו נהנה מהגנה רחבה או ארוכה יותר העולות מעצם קיומן של שתי בקשות או יותר.
 
כאמור, בעניין Wellcome קבע בית המשפט שניתן ליתן פטנט בעקבות מספר בקשות הנובעות מאותה אמצאה, או הקשורות אליה, בתנאי שכל אחת מהן כוללת בפני עצמה אמצאה-כשירת-פטנט כאמור בסעיף 3 לחוק ובתנאי שלא תיכללנה בבקשה תביעות זהות או חופפות לתביעות שכבר נכללו בבקשה אחרת. על פניו, בדרישה שכל אחת מהבקשות תכלול "בפני עצמה אמצאה-כשירת-פטנט כאמור בסעיף 3" עולה הדרישה שהבקשה תעמוד בכל דרישות החוק ובכלל זה גם שתהיה בה התקדמות אמצאתית כדרישת סעיף 5 לחוק. בבחינת ההבדלים בהיקף ההגנה יש להידרש לשאלה האם מדובר בהיבט נוסף של אותה אמצאה כאשר על אותו היבט נוסף להיות כשיר לפטנט ובכלל זה לעמוד בדרישות סעיף 5 לחוק לעניין התקדמות אמצאתית. 
 
בהקשר זה ולאור התייחסות בית המשפט בעניין Wellcome לאפשרות ההסתמכות על הוראות סעיף 44 לגבי פטנט מוסף, יוער שיש להבדיל מקרים בהם תימצא חפיפה לבין מקרים בהם ישנם היבטים נוספים הנעדרים התקדמות אמצאתית אך היכולים לבוא בגדר דרישת השכלול והשינוי הנדונות בסעיף 44 לחוק לגבי פטנט מוסף. גם פטנט מוסף על פי סעיף 44 לחוק יהא בגדר אמצאה-כשירת-פטנט כאמור בסעיף 3 לחוק. במתן פטנט על פטנט מוסף פוטר המחוקק את המבקש מעמידה בתנאי ההתקדמות האמצאתית ומסתפק בדרישת שינוי או שכלול כרף כשירות נמוך יותר. אין פטור דומה מצד המחוקק להקלה על סף הבחינה בחפיפה בין בקשות.
 
בחינת החפיפה יכולה להיעשות הן בין בקשה הורה ובין בקשה שחולקה ממנה, והן בבקשה מוקדמת אשר היקף תביעותיה נכלל בתחום האמצאה הנתבעת בבקשה מאוחרת, כמו גם במקרה בו היקף התביעות בבקשה מוקדמת רחב מהיקף התביעות אשר בבקשה המאוחרת, ולהיפך.
מובן שבקשות נפרדות הנושאות תאריך שונה ידונו לפי הוראות סעיף 9 לחוק והוראות תקנה 38 לתקנות לפי היות האחת בקשה מוקדמת והאחרת בקשה מאוחרת ובמידת הצורך אף יופעל סעיף 19 לחוק לעניין דחיית הבחינה.
 
כאשר מדובר בבקשות שונות של אותו המבקש (בהקשר זה יוער כי על בחינת שאלת החפיפה להיעשות לאור זהותו של המבקש המקורי אף אם לאחר מכן נעשתה העברת זכויות) הנושאות תאריך זהה, תעלה שאלת החפיפה המעלה גם שאלת מהו הנזק הנגרם מהרישום הכפול: תוקפן של בקשות אלה יסתיים בישראל באותו היום – כלומר המבקש לא יקבל תקופה ארוכה יותר ממה שנקבע בחוק לגבי אמצאה אחת; בעוד שיתכן ויגרם נזק למרשם מעצם קיומו של רישום כפול לגבי אותה אמצאה בפנקס – דבר שיפגע בוודאות הפנקס.
 
נראה כי השאלה אותה יש לשאול היא מה נלקח מאת הציבור. אם המדובר בהיבטים שונים של אותה אמצאה ייתכן ואף תהיה נוחות גדולה יותר לציבור באבחנה בין ההיבטים השונים הנתבעים על דרך של הכללתם בבקשות שונות.
 
ודוק, אם בענייני נוחות עסקינן יוער שבנהלי הרשות מגבלה על כמות ההיבטים אשר רשאי מבקש לכלול בבקשתו (ר' חוזר רשםמ.נ. 78 "הגבלת מספר התביעות הבלתי תלויות בבקשת פטנט" מיום 2.2.2010). מגבלה זו נובעת מהערכת היקף העבודה הנדרש לבחינת כל היבט. במידה ויכול היה המבקש לכלול באותה בקשה היבטים רבים של אותה אמצאה היה הדבר מגביר את עומס העבודה על הבוחן. 
 
אם נאמר כי ניתן לאפשר הפרדה של בקשות במקרים של היבטים שונים של אותה אמצאה אשר לא ייחשבו חפיפה אסורה הרי שיש להידרש למאפיינים השונים של תחומים מיוחדים בהם אבחנת ההיבטים של האמצאה, מורכבת.
 
כך למשל, לגבי תחום הביוטכנולוגיה פורטו בחוזר רשם מ.נ.40 "נוהל בעניין בחינת בקשות בתחום הביוטכנולוגיה עפ"י סעיף 8 לחוק הפטנטים" מיום 13.1.2005, מרכיבים שייחשבו לתביעות המתייחסות לאמצאה אחת כמצוות סעיף 8 לחוק. 
 
גם בתחום הכימיה מאפיינים מיוחדים. למשל, במקרה של חפיפה בין שתי בקשות כאשר הבקשה הראשונה כוללת תביעה מסוג נוסחת מרקוש המתייחסת לקבוצה של חומרים, והבקשה השניה מתייחסת לחומר אחד ספציפי, או יותר אשר נכלל באחד המתמירים של נוסחת המרקוש. במקרה כזה על פניו נכלל החומר בבקשה הראשונה במידה שבעל מקצוע בתחום היה יודע שהחומר כלול בחלופות השונות הבאות בגדרה של תביעת מרקוש למרות שלא הוזכר במפורש. 
 
במידה ויוחרג החומר הספציפי מהבקשה הראשונה ובכך לא יקבל הגנה כפולה, וכל עוד בפועל לא ייהנה המבקש מתקופת ההגנה מוארכת, איני רואה מדוע שלא יינתן פטנט נפרד על אופן ביטוי ספציפי של האמצאה הרחבה כפי שעולה מייצוגה באמצעות תביעת מרקוש – שכן ניתן היה לכלולה בבקשה המקורית כתביעה לחומר הספציפי לצד התביעה הרחבה.
 
בדומה, גם מבנים גבישיים שונים עשויים להוות היבטים שונים של אמצאה קודמת אשר ביטאה את האמצאה באמצעות תצורה גבישית אחרת.
 
כפי שצויין לעניין Wellcome ניתן לתבוע היבטים שונים של אותה אמצאה בבקשות נפרדות (כגון מוצר, תהליך לייצורו ושימושיו), כל עוד אין חפיפה בין התביעות שבבקשות השונות. לדוגמא, תביעות תהליך ושימוש עשויות לחפוף זו לזו, כאשר הן מגדירות היקף הגנה זהה, גם אם אין ביניהן זהות מילולית; תביעות מסוג "A process for the preparation of…" ו-"Use of X in the preparation of Y" על אף ניסוחן השונה, הן תביעות המהוות הגנה כפולה על תהליך הכנת מוצר. לפיכך, היה ומדובר בתהליך או שימוש להכנת אותו מוצר, ואין הבדל בתהליכים הנתבעים או המתוארים בפירוט, תביעות אלה ייחשבו חופפות.
 
לאור זאת, כאשר אין זהות מילולית בתביעות אך עולה שאלה של חפיפה, ניתן לפתרה באמצעות בחינה האם יכולות היו התביעות לדור יחדיו ולהתקבל במסגרת בקשה כשירת פטנט אחת (בין היתר לאור ייחודם של תחומי אמצאות מסוימים אשר חלקם נדון לעיל), ואם כן, הרי שניתן לאשרן גם במסגרת שתי בקשות כשירות פטנט נפרדות של אותו מבקש.
 
בכל מקרה, אין לקבל מצב בו בוצעה חלוקה, ולא כל שכן חלוקה שהוצעה על ידי הבוחן מכוח סמכות הרשם בסעיף 24(ב) לחוק, ולאחר שזו בוצעה מועלה ליקוי של חפיפה. האחד מן השניים: או שלא היה מקום לבצע חלוקה; או שהחלוקה בוצעה באופן שאינו מהווה חלוקה נכונה ומותיר חפיפה. במידה והמדובר במקרה השני הרי שהליקוי אותו יש להעלות הוא חלוקה שאינה מביאה לפתרון ליקוי אחידות האמצאה שהועלה על פי סעיף 8 לחוק.
 
כאמור, בענייננו הבוחנת מצאה, כי גם לאחר תיקון התביעות ישנה חפיפה בין תביעות 1 - 23 של בקשת החלוקה ובין תביעות 23 – 26 של הבקשה ההורה ולכן על פי הוראות סעיף 2 לחוק הפטנטים אין בקשת החלוקה כשירה לפטנט. 
 
כאמור, לצורך שאלת החפיפה יש לבחון את התביעות העצמאיות. מתוך אלה תביעה תביעה 1 של בקשת החלוקה היא התביעה העצמאית בעוד שתביעות 23 – 26 של הבקשה ההורה הינן תביעות התלויות בכל אחת מ-22 התביעות הקודמות. מכאן שלאור האמור לעיל, על פניו אין מקום להעלות ליקוי של חפיפה שכן, אין מדובר בהשוואת תביעות עצמאיות. יחד עם זאת, על מנת למנוע ניצול לרעה ופיצול מלאכותי של תביעות עצמאיות יחד עם כאלה התלויות בהן, אין די להסתפק בהשוואה פשוטה של התביעות העצמאיות.
 
ודוק, ענייננו בשתי הבקשות בתביעות שעניינן ייצור והכנה לאותה מטרה (כפי שזו עולה מפירוט הבקשה ויתר התביעות). לו אחת מהן היתה מוכוונת להשגת תוצאה ספציפית המוחרגת מהאחרת הרי שייתכן וניתן היה לראותן כמעניקות היקף הגנה שונה (השוו הוראות הבחינה של משרד הפטנטים האירופי לעניין תביעות שימוש:EPO Guidelines for Examination, Part F, Chapter IV, 4.16 Use Claims ).
 
בשעת הדיון הציגה המבקשת בקשה חלופית במידה והשגתה לא תתקבל, לפיה יושהה המשך בחינתה של בקשת החלוקה עד תום הדיון בהתנגדות התלויה ועומדת למתן פטנט על הבקשה ההורה (פרוטוקול עמוד 24 שורות 17 – 26) שכן אם הבקשה ההורה תידחה הרי שסוגיית החפיפה תתאיין מעצמה. ברם בירור ההתנגדות לבקשה ההורה הוקפא בהתאם להוראות חוזר רשם מ.נ. 23 (שהיה תקף באותו מועד)  בגין המשך בחינתה של בקשת החלוקה דנן. הרשם לא מצא כי יש לאפשר למבקשת לפסוח על שתי הסעיפים.
 
לפיכך, נפסק כי ככל שאין המבקשת מחריגה מהבקשה ההורה את רשימת המצבים הכלולה בתביעה 1 בבקשת החלוקה, לא מצא הרשם לשנות מקביעתה של הבוחנת וסירובה של בקשת פטנט 203972 עומד בעינו. 
 

יש לכם שאלה לגבי המאמר?

השאירו תגובה

אני מאשר את

תנאי השימוש

תנאי שימוש - אתר DWO

סגור